Op 17 januari 2025 voltrok zich een primeur voor het octrooirecht in het Eengemaakt Octrooigerecht (Unified Patent Court, afgekort “UPC”): voor het eerst velde de lokale afdeling te Brussel van de Rechtbank van Eerste Aanleg in het UPC een vonnis ten gronde over een octrooi inbreuk. De procedure verliep in het Nederlands, ondanks een eerdere vraag van de verweerder tot taalwijziging naar het Engels.
1. Het UPC is, zoals inmiddels bekend, een supranationaal gerecht bevoegd om geschillen inzake Europese octrooien (met name Europese octrooien met eenheidswerking en Europese octrooien waarvoor geen uitstapregeling is getroffen), centraal te beslechten voor een aantal (thans 18) lidstaten van de Europese Unie. Zowel inbreuk- als nietigheidsvorderingen kunnen daarbij aan bod komen. De octrooihouder vermijdt hiermee voor eenzelfde octrooi inbreukprocedures in verschillende landen te moeten aanspannen.
De Rechtbank van Eerste Aanleg van het UPC omvat veertien verschillende lokale of regionale afdelingen, telkens samengesteld uit een multinationaal panel van rechters gespecialiseerd in octrooizaken. België heeft een Lokale Afdeling opgericht te Brussel (LD Brussel), waar kan worden geprocedeerd in het Nederlands, Frans, Duits of Engels.. Lokale Afdelingen behandelen inbreuk- en reconventionele vorderingen tot nietigverklaring. De Centrale Afdeling, daarentegen, behandelt vooral vorderingen tot nietigverklaring en zetelt, naargelang de materie in Parijs, München of Milaan.
In zijn eerste vonnis ten gronde, die werd voorafgegaan door een eenzijdige procedure tot bewijsbeslag, wees de LD Brussel de vordering van de octrooihouder af bij gebrek aan inbreuk.
2. De zaak betrof een octrooigeschil tussen een Belgische orthodontist en de Spaanse onderneming OrthoApnea S.L., die samen met zijn Belgische distributeur VIVISOL B BV werd gedagvaard. De eiser, een orthodontist, is houder van een Europees octrooi op een medische beugel voor de behandeling van slaapapneu en snurken. Hij stelde dat het door OrthoApnea ontwikkelde en door VIVISOL verdeelde NOA-apparaat inbreuk maakte op dit octrooi. De LD Brussel was samengesteld uit drie juridisch gekwalificeerde rechters: één Belgische en twee Nederlandse. De procedure verliep in het Nederlands.
De eiser voerde aan dat in het NOA-apparaat dezelfde kenmerken samenkwamen als in zijn geoctrooieerde uitvinding. Hij betoogde dat het apparaat op dezelfde technische wijze de onderkaak naar voren plaatste wat de ademhaling tijdens de slaap zou verbeteren, zodat van letterlijke octrooi-inbreuk sprake was. In het kader van zijn repliek op het verweer van OrthoApnea en VIVISOL voerde eiser bijkomend aan dat, indien het NOA-apparaat niet letterlijk onder de beschermingsomvang van het octrooi viel, het alsnog als technisch equivalent moest worden beschouwd, omdat het de technische oplossing van het octrooi op essentieel dezelfde wijze oploste. In die zin zou er dus alsnog sprake zijn van een inbreuk, zij het ‘bij equivalentie’.
De LD Brussel analyseerde de argumenten van partijen en concludeerde dat geen inbreuk kon worden vastgesteld, noch letterlijk, noch bij equivalentie.
3. Bij de beoordeling van de letterlijke inbreuk stelde de LD Brussel vast dat bepaalde kenmerken uit de octrooiconclusie ontbraken in het NOA-apparaat. Onder verwijzing naar de principes voor claim construction uiteengezet door het Hof van beroep van het UPC in haar arrest van 11 maart 2024 (zaak nr. CoA 335/2023, Nanostring t. 10xGenomics, p. 24) oordeelde de LD Brussel dat de kenmerken uit de octrooiconclusie van eiser niet allen letterlijk aanwezig waren in het NOA-apparaat van verweerders. Omdat het NOA-apparaat op enkele cruciale punten afweek, diende de vordering tot letterlijke inbreuk te worden afgewezen.
4. Vervolgens beoordeelde de LD Brussel het argument van inbreuk bij equivalentie. Inbreuk ‘bij equivalentie’ houdt in dat een product alsnog inbreuk kan maken op een octrooi als het, ook al valt het niet letterlijk binnen de beschermingsomvang van dat octrooi, technisch gezien dezelfde functie vervult, op een vergelijkbare manier werkt en hetzelfde resultaat oplevert (zg. “function-way-result” test).
De eiser stelde dat dit in onderhavig geval gold voor het NOA-apparaat, maar de LD Brussel van het UPC oordeelde anders. Heel concreet werd vastgesteld dat één van de functies van zowel het octrooi als het NOA-apparaat erin bestond het verder sluiten van de mond tijdens het gebruik van de respectieve apparaten te voorkomen. Het NOA-apparaat vervult deze functie echter op een wezenlijk andere wijze dan de geoctrooieerde uitvinding. Daardoor kon van inbreuk bij equivalentie onder de function-way-result test geen sprake zijn. De LD Brussel voegt er nog aan toe dat een analyse onder de zgn. “insubstantial differences” test niet tot een ander resultaat leidt.
De LD Brussel wees de door eiser in deze zaak ingestelde vorderingen dus af als ongegrond: het NOA-apparaat maakt geen inbreuk op het octrooi van eiser, noch letterlijk, noch bij equivalentie. Dit betekent dat OrthoApnea en VIVISOL hun product mogen blijven aanbieden zonder restricties
5. Zoals reeds aangegeven rezen in deze zaak rezen naast de inhoudelijke beoordeling ook enkele procedurele kwesties:
- Voor het inleiden van de bodemprocedure had de eiser een bewijsbeslag laten leggen op NOA-producten. Hij verkreeg via een eenzijdige procedure voor het UPC de toestemming om bewijsmateriaal te verzamelen, in onderhavig geval door monsters van het NOA-apparaat zoals verhandeld in beslag te laten nemen. De verwerende partijen wierpen later op dat de inleiding van de zaak na dit beslag te lang op zich had laten wachten, waardoor het bewijsbeslag moest komen te vervallen. De LD Brussel verwierp dit bezwaar, verwijzend naar de procedureregels van het UPC (i.h.b. Rule 198), en oordeelde dat de procedure tijdig was ingeleid. Dit bevestigt dat het UPC procedurele termijnen strikt maar rechtlijnig toepast: zolang de eiser de zaak binnen de gestelde periode indient, blijft het bewijsbeslag geldig. Aangezien de inbreukvordering in de procedure eten gronde werd afgewezen, besloot de LD Brussel in zijn vonnis van 17 januari 2025 logischerwijs ook tot de opheffing van het eerder toegelaten bewijsbeslag.
- Eerder in de procedure was een geschilpunt gerezen betreffende de proceduretaal. De verwerende partijen vorderden de taalwijziging van het Nederlands naar het Engels, d.i. de taal van het octrooi. Dit verzoek werd eveneens afgewezen; het Nederlands werd als proceduretaal gehandhaafd.
6. Deze beslissing is de eerste beslissing ten gronde van de Lokale Afdeling Brussel van het UPC, iets meer dan anderhalf jaar na de inwerkingtreding van dat gerecht. Ze bevat geen grote verrassingen: de LD Brussel sluit zich aan bij principes uiteengezet in eerdere beslissingen en beschikkingen van (het Hof van beroep van) het UPC, bijvoorbeeld met betrekking tot claim construction.
Wat de inbreuk bij equivalentie betreft, lijkt het nog geen uitgemaakte zaak welke ‘test’ precies toe te passen. De LD Brussel verwijst naar de function-way-result test die in België doorgaans toepassing vindt. Zij analyseert de equivalente inbreuk evenwel ook door toepassing van de zgn. “insubstantial differences” test. Of voor het beoordelen van inbreuk bij equivalentie ook een eengemaakte test moet gelden in alle afdelingen van het Eengemaakt Octrooigerecht zal wellicht nog door het Hof van beroep moeten worden beslecht.
